Verkauf einer Wortbildmarke durch Gesellschafter-Geschäftsführer an eigene GmbH

Überblick

Der VwGH hat mit Beschluss vom 3. März 2022, Ra 2020/15/0031, eine außerordentliche Revision zurückgewiesen, da nach Ansicht des VwGH keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gemäß Art 133 Abs 4 B-VG vorlag. In der Begründung führte der VwGH aus, dass der Verkauf der Wortbildmarke durch die Gesellschafter an die GmbH als nicht fremdüblich einzustufen sei, da der GmbH durch die Eintragung des Firmenschlagwortes in das Firmenbuch prioritätsältere Schutzrechte zukommen. Die fehlende Fremdüblichkeit dem Grunde nach, ist auch aus wirtschaftlicher Betrachtungsweise zu bejahen.

Sachverhalt

Die Revisionswerberin ist eine im Jahr 2006 gegründete und im Firmenbuch eingetragene GmbH, an der die Gesellschafter-Geschäftsführer W und V jeweils zur Hälfte beteiligt waren. Der Namen der GmbH (Firma) bildet seither ein bestimmtes Firmenschlagwort (TS), zu dem auch ein Bildzeichen gehört. Im Jahr 2011 wurde beim damaligen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt eine Wortbildmarke TS als Gemeinschaftsmarke (nunmehr Unionsmarke) für die Gesellschafter W und V als Markeninhaber eingetragen. Ein Jahr darauf veräußerten die Gesellschafter W und V die Wortbildmarke TS an die Revisionswerberin um einen Kaufpreis von EUR 80.000,- (EUR 40.000,- je Gesellschafter). Im Zuge einer darauffolgenden Betriebsprüfung der Jahre 2011 bis 2013 anerkannte der Betriebsprüfer bei den Körperschaftsteuerfestsetzungen weder den iZm dem Markenerwerb geltend gemachten Kaufpreis noch die Abschreibung der Anschaffungskosten als Betriebsausgabe der GmbH. Den Feststellungen des Prüfers folgend, erließ das Finanzamt neue Körperschaftsteuerbescheide. Gegen diese Sachbescheide erhob der Revisionswerber Beschwerde beim BFG.

Das BFG gab der Beschwerde keine Folge und führte u.a. begründend aus, dass diese Marke genau für jene Waren und Dienstleistungen eingetragen worden sei, die den Unternehmensgegenstand der Revisionswerberin abbilden und seitdem ausschließlich von der Revisionswerberin verwendet wurden. Nach Ansicht des BFG war die Marke vor Eintragung durch die Gesellschafter durch ihren Firmennamen und die das Unternehmen kennzeichnenden Firmenbestandteile bereits geschützt. Dass die Revisionswerberin keinen Wiederspruch gegen die Eintragung der Marke TS durch die Gesellschafter erhoben hat, sei nur dadurch bedingt gewesen, dass die Markeneintragung durch ihre damaligen Gesellschafter-Geschäftsführer erfolgt ist. Fremden Dritten wären weder die Rechte am Unternehmenskennzeichen unentgeltlich überlassen worden, noch wäre einer entgeltlichen Übertragung des Markenrechts zugestimmt worden. Demnach ist im Ergebnis nach Ansicht des BFG von einer verdeckten Gewinnausschüttung iSd § 8 Abs 2 KStG auszugehen. Gegen dieses BFG-Erkenntnis wurde von der Beschwerdeführerin außerordentliche Revision erhoben. In der Revision der GmbH argumentierte diese, dass vor Eintragung der GmbH in das Firmenbuch das Firmenschlagwort TS durch eine OEG verwendet wurde, und die Markenrechte erst später durch Beendigung der OEG im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die GmbH übergegangen seien. Bis zum Kauf im Jahre 2012 hätten die Gesellschafter die Markenrechte der GmbH unentgeltlich überlassen (Nutzungsüberlassung).

Entscheidung des VwGH

Der VwGH wies die Revision der GmbH mit Beschluss vom 3. März 2022, Ra 2020/15/0031 zurück, da nach Ansicht des VwGH keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gemäß Art 133 Abs 4 B-VG vorlag.

Zur Frage, ob eine verdeckte Gewinnausschüttung gem. § 8 Abs 2 KStG vorliegt, hielt der VwGH fest, dass die Revisionserwerberin Inhaberin von prioritätsälteren kennzeichenrechtlichen Schutzrechten sei und dies dem Argument einer Nutzungsüberlassung der Markenrechte durch die Gesellschafter entgegensteht. Durch die prioritätsälteren kennzeichenrechtlichen Schutzrechte hätte die GmbH der Eintragung der Gemeinschaftsmarke widersprechen bzw. eine Nichtigerklärung begehren können. Wenn deshalb das BFG zum Ergebnis gelangt, dass dies der Fremdüblichkeit des zwischen der Revisionswerberin und den Gesellschafter-Geschäftsführern vereinbarten Kaufvertrag über die Gemeinschaftsmarke entgegensteht, ist das nicht als rechtswidrig zu erkennen. Ein gewissenhafter, nur auf die Interessen der Gesellschaft bedachter Geschäftsführer, hätte aufgrund der prioritätsälteren kennzeichenrechtlichen Schutzrechte die Gemeinschaftsmarke nicht gekauft bzw. deren Eintragung widersprochen.

Fazit

Im vorliegenden Urteil war entscheidend, dass die GmbH die prioritätsälteren kennzeichenrechtlichen Schutzrechte am Firmenschlagwort hatte. Ein fremdübliches Verhalten der GmbH hätte daher darin bestehen müssen, der Eintragung der Gemeinschaftsmarke (nunmehr Unionsmarke) durch die Gesellschafter zu widersprechen bzw. die Nichtigerklärung zu begehren. Der dem gegenständlichen Erkenntnis zugrundeliegenden Argumentation folgend hat die GmbH durch die Eintragung der Firma (Firmenschlagwort) in das Firmenbuch die prioritätsälteren Schutzrechte an der Wortbildmarke TS erworben. Wäre die Marke vor der Gründung der GmbH durch die Gesellschafter als Gemeinschaftsmarke eingetragen und verwendet worden, wäre die Fremdüblichkeit des Kaufpreises der Marke wohl aus einem anderen Blickwinkel zu beurteilen gewesen.

Bei prioritätsälteren Schutzrechten wird im Markenrecht abgesehen von der vorrangigen Eintragung auch auf die Verkehrsgeltung abgestellt (siehe §§29a-29c MSchG). Darin heißt es, dass ein Widerspruch auf Eintragung einer Marke auch auf Basis einer notorisch bekannten und gegebenenfalls unregistrierten Marke erhoben werden kann. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass prioritätsältere Schutzrechte auch aufgrund der allgemeinen Verkehrsgeltung entstehen können. Aus steuerlicher Sicht bzw. Verrechnungspreissicht stellt sich zwischen nahestehenden Personen bzw. verbundenen Unternehmen sehr häufig die Frage, wem letztlich die Erträge aus der Verwertung von immateriellen Werten zuzuordnen sind. Selbst wenn ein außenstehender Dritter die Marke höchstwahrscheinlich mit den am Markt angebotenen Produkten und Dienstleistungen in Verbindung bringt ohne jedoch Einsicht zu haben, wer zur Entstehung des wirtschaftlichen Wertes der Marke beiträgt, ist für die Zuordnung der mit dem immateriellen Wert verbundenen Erträge auf das von der OECD entwickelte DEMPE-Konzept (Entwicklung (Development), Verbesserung (Enhancement), Erhaltung (Maintenance), Schutz (Protection) und Verwertung (Exploitation)) Bedacht zu nehmen.  Kurz gefasst ist die Zuordnung von Erträgen aus der Verwertung von immateriellen Werten nicht am zivilrechtlichen Eigentum (Registrierung der Marke) festzumachen, sondern anhand individueller Wertschöpfungsbeiträge jener beteiligten Parteien, die in wirtschaftlicher Betrachtungsweise zum wirtschaftlichen Wert der Marke beitragen. Wie vom BFG in seinem Erkenntnis begründend ausgeführt, wurde die Marke genau für jene Waren und Dienstleistungen eingetragen, die den Unternehmensgegenstand der GmbH abbilden. Der Wert der Marke steht daher nach Ansicht des BFG in unmittelbarem Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen der GmbH. Wenn man davon ausgehen kann, dass der Wert der Marke durch die ausgeübten Funktionen, eingesetzten Wirtschaftsgüter und getragenen Risiken der GmbH (bzw. deren Rechtsvorgängerin, der OEG) geschaffen wurde, weshalb nach der Verkehrsgeltung prioritätsältere Schutzrechte bei der GmbH entstehen, dann ist die Fremdunüblichkeit der Veräußerung der Marke durch die Gesellschafter an der GmbH nicht nur anhand der Eintragung des Firmenschlagwortes im Firmenbuch festzumachen, sondern auch aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise, wonach der Wert der Marke durch die GmbH geschaffen wurde (Fremdüblichkeit dem Grunde nach).