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カーブアウト買収のIPDDにおける譲渡対象特許の特定方法

譲渡対象特許の特定方法について解説

知的財産デューデリジェンス(IPDD)は、M&A取引における投資意思決定の参考とするために、対象会社が有する重要な技術や特許権といったIPについて必要な情報や問題点を調査・分析することを目的としています。ここでは、カーブアウト買収案件におけるIPDDの基本的論点から一歩踏み込んで、譲渡対象特許の特定方法について解説します。

譲渡対象特許の特定の流れ

IPDDにおいて、譲渡対象特許リストの精査は最も重要となる。なぜならば、譲渡対象特許リストは、買収対象事業の継続に必要な特許を明確にするとともに、譲渡対象資産であることの根拠となるものであるためである。必要な特許が適切に譲渡されない場合には、そもそも買収対象事業を継続できない事態も考えられるため、譲渡対象特許リストを確認することは非常に重要となる。特にカーブアウト買収案件においては、事業単位での切り分けとなるため、対象会社の保有する特許を譲渡対象事業に合わせて譲渡対象とそうでないものに切り分ける必要があるという点が企業単位でのM&A案件とは異なり、どのように譲渡対象特許を切り分けるのかという論点が生じるため、通常より複雑である。

譲渡対象特許を特定する際の全体の流れは以下の通りである。

(1) 公開されている特許文献情報から想定される、譲渡対象特許リスト(以下、想定リストとする)を作成する

(2) 対象会社に保有する譲渡対象特許リスト(以下、対象会社リストとする)を開示してもらう対象会社リストと想定リストを突合し、対象会社リストと想定リストの差異を分析・確認する

(3) 想定リストに含まれ、対象会社リストには含まれない特許の中から、買収対象事業の継続に必要であると想定される特許を特定する

以下、各プロセスにおける具体的な手順、注意点等を述べる。 

想定リストの作成方法(総論)

特許は、企業が長期間、研究開発に多額の費用を投じた成果であり、重要な資産であるため、できる限り譲渡したくないと考えるのが通常である。そのため 、対象会社が意図的に重要な特許を隠したり、譲渡対象特許を絞り込んだり、意図せずしてリストから漏らしてしまったりすることもある。このように対象会社リストが不十分な場合の対応策として、抜け漏れ特許を拾い上げ、適切な特許を譲渡対象とすることを目的として、一般に公開されている特許文献情報から、想定リストを作成することが必要となる。公開されている特許情報は、各国の特許庁で開示されているデータベースや商用の特許データベース等を用いて検索することが可能である。

以下、想定リストの作成方法(各論)では、「検索期間」「出願国」「権利者」「技術範囲」といった項目に対する検索範囲の例について、具体的に説明する。 

想定リストの作成方法(各論1)

検索期間については、特許権の有効期間が出願日から20年間であることから、想定される統合日から起算して、過去20年以内に出願されたものを検索範囲とすることが考えられる。

出願国の検索範囲に関しては、日本、米国、欧州、中国、及びPCT (*1) 等の出願が一般的に重要なものとして挙げられる。また、この他に対象会社の所在国や買収対象事業の実施を計画している国等が考えられる。しかしながら、全ての国を網羅的に検索するのは作業量が膨大となり、現実的でない。そもそも特許が複数の国で出願されていることの背景には、特許の属地主義という考え方がある。即ち、ある国において認められる特許権というのは、その国で出願され、審査を経て特許登録されたものに限られるということである。そのため、海外でも特許権を行使したいのであれば、海外でも同内容の特許を取得する必要がある。このようにして複数の国において出願された同内容の特許群をパテントファミリーと呼ぶ。権利の有無は地域(国)毎に確認する必要があり、権利の内容についてはパテントファミリー単位で検討しなければならない点に留意が必要である。
 

(*1) 特許協力条約(PCT : Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願。ひとつの出願願書を条約に従って提出することによって、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度。(特許庁HPより)

想定リストの作成方法(各論2)

権利者の条件については、出願人/譲受人または特許権者が対象会社・対象会社の連結子会社となっているものを対象とすることが多い。また、対象会社が過去にM&Aを行って他社を買収している場合や、組織再編、社名変更があった場合には、各々の企業名を検索条件に含めて抜け漏れがないように注意する必要がある。

技術範囲については、IPC (International Patent Classification;国際特許分類)等の特許分類及び技術キーワード(テクニカルターム)を用いて対象特許を抽出することが考えられる。各々の特許は技術領域ごとに特許分類コードが付与されるため、これらの特許分類を用いて対象事業に関連する特許を検討する。適切なIPCとキーワードを組み合わせることによって、より適切な想定リストを作成することができる。この際、留意すべき点としては、検索範囲が狭すぎると必要な特許が漏れる恐れがあるため、当初は広めに設定しておくことが望ましいが、逆に広すぎると譲渡対象範囲外の特許もノイズとして多く含んでしまうことになる。これについては次頁以降でさらに詳細に述べる。また、この段階で単にリストを作成するだけでなく、譲渡対象事業に関連する特許を何件程度保有しているか、どのような技術分野に強みを持っているか等、対象会社の保有特許の状況を分析し、IPDDにおいてどのような点を精査すべきなのか、仮説を構築しておく必要がある。 

資料開示依頼(1)

譲渡対象となる特許リストを対象会社に提示してもらうにあたり、重要な点は、譲渡対象の事業に紐付く特許を、できる限り漏れなく対象会社リストに記載してもらうことである。漏れがないようにしてもらうためには、譲渡範囲が決定していない段階においても、対象事業に関連する可能性のある特許は海外分も含めて全てリストアップすることを依頼しておくことが効果的である。この段階で想定リストと対象会社リストの特許数で差が大きい場合には、想定リストの抽出方法に問題があるのか、対象会社リストで重要特許を除いてきているのか等、その理由を早急に確認する必要がある。

開示を依頼する項目は、出願番号 、公開番号 、特許番号 、発明の名称、要約、代表請求項 、技術分類、権利人、発明者、重要度、買収対象事業における利用状況、経過情報(現在の権利のStatus(出願準備中、特許庁に係属・審査中、特許登録、取下・放棄等))等が挙げられる。この段階で、特許を特定するために必要な情報のみならず、分析に利用するための情報(技術分類・重要度・買収対象事業における利用状況等)を入手しておくことが望ましい。これらの情報は分析や競合比較で利用できるだけでなく、譲渡対象事業の範囲の交渉においても活用できる場合もあるからである。特に個別特許に関して譲渡されるのか、またはライセンスを受けるのかを交渉する際には重要度や利用状況は非常に重要な情報となる。 

資料開示依頼(2)

出願されてから1年半以内の特許は基本的に公開されないため、データベース上検索することができず、対象会社経由でしか情報を得ることができない。当然ながら出願予定の特許も同様である。そのため、未公開及び直近で出願予定の特許に関しても対象会社リストに含めてもらうように依頼しておくことが必要である。

さらにリストを受領する際の注意点として、対象会社リストがどのような前提条件で作成されているのかについて、詳細を確認しておく必要があるということが挙げられる。対象会社が、譲渡対象事業に関連する特許を全てリストに載せているのか、もしくは譲渡対象となることが決定している特許のみをリストに載せているのかによって、リストアップされる譲渡対象特許の範囲が大きく異なってくるためである。 

突合の手順と留意事項(1)

想定リストを作成し、対象会社リストを入手次第、両リストの突合作業を行う。ここでは突合作業を行う手順の概要について述べる。まず、対象会社リストに対する想定リストのカバー率によって対応方法が変わってくる。次のような2つのケースを想定する。

・ケース1
想定リストの範囲が小さく、対象会社リストの全体をうまくカバーできていない状態

・ケース2
想定リストが対象会社リストの大部分をカバーできているものの、譲渡対象事業と関係性が低い特許が多数含まれている可能性のある状態

※ケース1・2の説明に際し、以下次のA/B/Cを使用する。
A:対象会社リストと想定リストの共通部分
B:対象会社リストには含まれ、想定リストには含まれない部分
C:対象会社リストには含まれず、想定リストには含まれる部分 

突合の手順と留意事項(2)

想定リストは対象会社リストにおける譲渡対象特許のリストアップ漏れを補完することが目的のため、ケース1の場合には、対象会社リストにある特許を精査しながら想定リストの範囲を広げる必要がある。少なくとも想定リストでの対象会社リストカバー率(=A/(A+B))が80~90%以上になる想定リストの作成が望ましい。

ケース2では対象会社リストを想定リストで大部分カバーできており、対象会社リストに漏れがあった場合、リストから漏れた特許はCに高い確率で含まれていると想定される。しかし譲渡対象事業と関係ない特許が多数含まれている場合、後に個別に譲渡対象か否かを判断していくプロセスにおいて、膨大な負荷がかかり望ましくない。そのため、作成した想定リストの範囲が広すぎるような状態には、対象会社リストにある特許を精査しながら余分な部分をCから削除するなどの対応方法がある。

これらのプロセスを経て、想定リストに残った特許(Cに含まれる特許)に関しては、対象会社リストに含まれていない理由を対象会社に確認する。対象会社リストに含まれていない理由としては、特許の管理上、カーブアウト対象でない部署の管轄である、譲渡対象でない事業での使用が主目的の特許である、他事業で使用する可能性がある、基礎研究段階の特許であり現在は事業で使用していないこと等が挙げられる。しかしながら、事業に必要な特許は譲渡対象にするように要求していかなければならない。 

特許の切り出し範囲の具体的な検討

事業範囲の切り分けが複雑であり、譲渡対象事業に紐付く特許であるか否かの判断が難しい特許が想定リストに多数存在する場合等に、買い手となる会社や対象会社の知財担当者・技術者、外部のアドバイザー等へのインタビューやディスカッションを実施することも有益である。

目的としては、効率的に想定リストを確定 し、要否の基準を細部まで明確化し、同時に共有することにある。ここでは検討メンバーの選定が非常に重要となる。例えば検討メンバーに入った対象会社の関係者が自社の利益を優先することにより適切な特許が譲渡されないというような事態も想定される。

事業範囲の切り分けが複雑であり、譲渡対象事業に紐付く特許であるか否かの判断が難しい特許が想定リストに多数存在する場合等に、買い手となる会社や対象会社の知財担当者・技術者、外部のアドバイザー等へのインタビューやディスカッションを実施することも有益である。

目的としては、効率的に想定リストを確定 し、要否の基準を細部まで明確化し、同時に共有することにある。ここでは検討メンバーの選定が非常に重要となる。例えば検討メンバーに入った対象会社の関係者が自社の利益を優先することにより適切な特許が譲渡されないというような事態も想定される。 

交渉時における留意点

これまでのプロセスを経た想定リスト及び対象会社リストに記載されている特許は、全部譲渡されるのが望ましいが、必ずしも買い手の思い通りにはいかないことが通常である。交渉としては、必要と想定される特許は全て新会社に譲渡を要求したうえで、対象会社が必要な特許は新会社からライセンスバックするような形で進めることが理想的である。それが困難な場合には、想定リストの中で譲渡されない特許に関しては新会社が無償でライセンスを受けられるように要求すること等が有効である。

ここまでのプロセスを経て譲渡対象特許が確定したら、譲渡対象であることを明確化するために、基本的な情報(出願番号、公開番号、特許番号、発明の名称等)を明記してリスト化し、契約書に添付することになる。  

まとめ

譲渡対象特許リストの作成は非常に重要でありながら、注意すべき点が多い。特にカーブアウト買収案件のIPDD特有のポイントとしては、譲渡対象特許の範囲の設定が難しいことである。ここでは、関係者間で譲渡対象となる事業・特許の認識を常に合わせておくことが最も重要であり、円滑に譲渡対象特許を明確化するための鍵を握る部分となる。

また、必要な特許が譲渡されない場合には、想定した事業計画が達成できなくなるため、ディールブレーカーになることもある。適切に特許が譲渡されない状態でM&Aが成立してしまった場合には、新会社の事業の継続に支障が出る可能性があることや、特許ポートフォリオの弱体化により他社から権利行使を受ける可能性が高まること、追加のライセンスフィーを支払う必要が出てくる可能性が高まる等のリスクが想定される。M&Aのプロセス全体から見ても、譲渡対象特許の特定は非常に重要であると考えられる。

<参考文献>
TMI総合法律事務所、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー株式会社 編, 中央経済社, 2013/4/10, 「M&Aを成功に導く 知的財産デューデリジェンスの実務(第2版)」 

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