IP-nyheter

IP-nyheter november 2024

Av: Eirin Helen Hauvik, Robin Welhaven Foyen, Balder Angel, Lazar Zulic, Anette Velure Østby og Mikael Nesse Persson

Publisert: 05. november 2024

Varemerkerett, markedsføringsrett og designrett

Stratos vs. Boble – når kan farger være varemerke?

En av sakene som har fått størst medieoppmerksomhet i 2024, er konflikten mellom Nidar/Orkla og Freia/Mondelez. Saken oppsto etter Mondelez’ relansering av sjokoladen Boble. Boble ble opprinnelig lansert i 2012 som en erstatning for sjokoladen Porøs, som hadde vært på markedet siden 2001. Etter å ha blitt trukket i 2016, ble Boble relansert i 2023 med ny blå og gul innpakning, der blåfargen hadde fargekoden Pantone 2145 C. Pantone 2145 C ser slik ut:

Orkla hadde imidlertid allerede i 2021 søkt om varemerkebeskyttelse for blåfargen Pantone 2144 C for sjokolade. Pantone 2144 C ser slik ut:

Det er ikke tvilsomt at farger kan registreres som varemerke, dette følger direkte av loven. Patentstyret godtar imidlertid normalt ikke uten videre søknader om fargemerker, da forbrukere ikke er vant til å oppfatte farger som noens særegne kjennetegn, og andre næringsdrivende bør stå fritt til å kunne benytte de fargene de ønsker. I praksis kreves det derfor dokumentasjon for at et fargemerke har blitt godt kjent som søkerens særlige varemerke gjennom bruk for at slike merker kan registreres som varemerke. Patentstyret fant ved behandlingen av Orklas varemerkesøknad at Orkla ikke hadde klart å dokumentere dette, og avslo derfor søknaden. Avgjørelsen ble anket, men anket ble senere trukket.

Orkla lot seg imidlertid ikke stanse av dette avslaget. Da Mondelez relasenterte Boble i ny drakt i 2023, gikk Orkla til sak mot Mondelez etter lanseringen av Boble i den nye blå og gule innpakningen med anførsel om krenkelse av varemerkerett og/eller brudd på god markedsføringsskikk. Denne gangen anførte Orkla at blåfargen Pantone 2144 C gjennom lang tids bruk var blitt godt kjent som varemerket for porøs sjokolade. Til støtte for dette ble det fremlagt omfattende markedsundersøkelser. I tillegg ble det vist til at sjokolade normalt forbindes med fargen brunt, og at konkurrenter derfor ikke vil ha et særlig behov for å bruke akkurat denne blåfargen ved markedsføringen av sine sjokolader. Oslo tingrett kom, i motsetning til Patentstyret, til at Orkla hadde innarbeidet den aktuelle blåfargen som varemerke, og at blånyansen som Freia benyttet for Boble var for lik blånyansen som Orkla hadde vern for. Freia ble derfor dømt til å trekke tilbake Boble-sjokoladen, samt betale 20 millioner kroner i erstatning. Saken ble anket, men partene inngikk så et utenomrettslig forlik og anken ble trukket.

Merk at tingrettens dom ikke innebærer at Orkla har fått registrert Pantone 2144 C som varemerke for porøs sjokolade. Orkla har imidlertid sendt inn ny varemerkesøknad for den aktuelle blåfargen for porøs sjokolade. Så gjenstår det å se om Patentstyret sier seg enig med tingrettens vurdering og denne gangen aksepterer varemerkesøknaden.

Det gjenstår å se hvilken betydning fargemerker vil spille som varemerke fremover, men etter tingrettens dom er det ikke usannsynlig at det vil bli et økt fokus på å få beskyttet farger som varemerke. Det kan i denne forbindelse nevnes at Orkla per dags dato har flere varemerkesøknader for farger liggende hos Patentstyret. Hva forbinder du med disse fargene for henholdsvis sjokolade og frossenpizza?

Uten at vi skal spekulere for mye, antar vi det her det dreier seg om henholdsvis sjokoladen «Troika» og frossenpizzamerket «Grandiosa».

«FUCK CANCER» - kan man få varemerkebeskyttelse for slagord?

En annen sak som har fått oppmerksomhet det siste året, gjelder Kreftforeningens søknad for ordmerket «FUCK CANCER» som varemerke for armbånd, veldedighetsinnsamlinger og workshoper. Kreftforeningen fikk dette varemerket registrert i 2022. En smykkedesigner reagerte imidlertid på denne registreringen, da vedkommende selv hadde solgt armbånd med «FUCK CANCER» i over femten år, og ønsket ikke at Kreftforeningen skulle få enerett til dette varemerket. Innsigelsen til smykkedesigneren ble tatt til følge av både Patentstyret og Klagenemda for industrielle rettigheter, slik at saken endte i Oslo tingrett.

Et sentralt spørsmål i saken var om «FUCK CANCER» ville oppfattes som et slagord. Rosende og salgsfremmende slagord blir nemlig normalt ansett for å ikke kunne utgjøre varemerker, da slike slagord gjerne bare beskriver varene eller tjenestene, eventuelt oppfattes som skryt av kvalitet eller tilsvarende. Det kreves derfor gjerne at slagordet har evne til å feste seg i hukommelsen til den relevante kundegruppen. Tingretten fant at «FUCK CANCER» ville oppfattes som et generelt kamprop mot kreft. Dette var ikke en næringsdrivende burde få enerett til.

Et annet spørsmål var om «FUCK CANCER» var blitt godt kjent som varemerke, og derfor ikke ville oppfattes som et slagord lenger. Til tross for medieomtale, kjendiskampanjer og bruk i workshoper, fant tingretten likefult at merket ville bli oppfattet som et generelt kamprop mot kreft og ikke som et kjennetegn for foreningenes produkter og tjenester. Til dette var medieomtalen for spredt og begrenset, og bruken var for øvrig ikke omfattende nok.

Dommen er imidlertid anket, slik at siste ord neppe er sagt her.

ARCTIC WATER og Yosemite – når kan geografiske navn beskyttes som varemerke?

Hva tenker du når du ser merket «Arktisk Vann» brukt for vann? Oppfatter du det som vann tappet fra kilder i Arktis? Eller merket «Yosemite» brukt for sykler, fottøy og sportsartikler – skaper det assosiasjoner til nasjonalparken i USA med samme navn? Og er det i så fall urimelig om «Yosemite» da skal tillates som registrert varemerke?

Hvis et merke kan oppfattes som en angivelse av en vares kommersielle opprinnelse, kan merket ikke registreres som varemerket. Flere varemerker inneholder for eksempel tillegget «… of Norway». I slike tilfeller vil man ofte ikke ha vern for tillegget, ettersom det gjerne oppfattes som en indikasjon på at produktet er laget i Norge eller av en norsk produsent. Poenget er da at også konkurrenter som produserer varer i Norge skal få lov til å markedsføre dette. Det kan imidlertid være utfordrende å trekke klare grenser for når et merke vil oppfattes som angivelse av kommersiell opprinnelse. I varemerkeretten stilles derfor to spørsmål som begge må besvares bekreftende for at et merke anses som en angivelse av kommersielt opphav:

1. Er ordet kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsangivelse
2. Vil – eller kan i fremtiden – omsetningskretsen forbinde stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene?

To nye saker illustrerer grensedragningen for hva som tillates og ikke i denne sammenhengen.

Den første saken er en sak i Oslo tingrett fra november i fjor. Her vurderte retten om merket «ARCTIC WATER» kunne registreres som varemerke for mineralvann. Retten fant da at svaret på spørsmål 1 var ja, gjennomsnittsforbrukeren er kjent med ARCTIC som det geografiske navnet på hav- og landområdene rundt Nordpolen, inkludert de arktiske områdene nord for polarsirkelen, og at en naturlig grense er den arktiske tregrensen. Retten fant dessuten at minst deler av forbrukerne vil tro at mineralvannet har sin opprinnelse fra vannkilder i Arktis. Varemerket kunne derfor ikke registreres.

I april 2024 behandlet så Klagenemda for industrielle rettigheter en klage over avslag på søknad om å få ordet «YOSEMITE» registrert for blant annet sykler, fottøy og sportsartikler. Bakgrunnen for klagen var at Patentstyret hadde vurdert at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen ville i møte med merket YOSEMITE brukt for sykler, fottøy og sportsartikler, få slike fordelaktige assosiasjoner til stedet Yosemite i USA at det forelå en tilstrekkelig forbindelse mellom stedet og varene. Varemerkesøknaden ble derfor avslått.

Klagenemda for industrielle rettigheter vurderte derimot at selv om stedet Yosemite var kjent for omsetningskretsen, var forbindelsen mellom stedet Yosemite og varene omfattet av varemerkesøknaden for avledet til at søknaden skulle avslås. Klagenemda viste til at det var usannsynlig at noen ville tro at varene hadde sitt geografiske opphav i eller rett ved Yosemite nasjonalpark. Nasjonalparken ble heller ikke ansett for å være kjent for varer innen tur og friluftsliv, og heller ikke for egenskaper og kvaliteter ved slike varer. Det kunne da ikke ha avgjørende betydning at varene omfattet av søknaden, som sykler, fottøy osv., kunne brukes i natur og terreng lik den man finner i Yosemite. Det faktum at merket YOSEMITE kunne fremkalle positive følelser når det ble brukt for de aktuelle varene, var altså ikke tilstrekkelig til å avslå søknaden.

Opphavsrett

Bruk av åndsverk i trening av KI-modeller – tysk domstol med fersk avgjørelse

Som kjent er Digitalmarkedsdirektivet fra EU (2019/790) («DSM-direktivet») på vei til å bli gjennomført i norsk rett. I forbindelse utvikling av de store generative KI-modellene de siste årene, har direktivets opphavsrettslig unntak for tekst- og datautvinning, blitt mye diskutert. Oppsummert har et hovedspørsmål i diskusjonen vært om modellene kan benytte opphavsbeskyttede verk i treningen av KI-modellene. Som et utgangspunkt har svaret på det spørsmålet vært "nei" etter norsk rett, med mindre man har fått tillatelse fra rettighetshaveren. Med innføringen av direktivet vil det bli åpnet for bruk av åndsverk i tekst- og datautvinning ifm. trening av KI-modeller, i visse tilfeller. Her kan det leses mer om hvordan direktivet er tenkt gjennomført i norsk rett.

Den første avgjørelsen om tolkningen av unntaket for tekst og datautvinning i digitalmarkedsdirektivet artikkel 3, er nå truffet av en tysk domstol. Vi gir en kort oppsummering av hovedpunktene i dommen nedenfor:

Den tyske domstolen Landgericht Hamburg, avsa 27. september 2024 en avgjørelse i saken Kneschke v. LAION. Saken omhandler tolkningen av unntaket for tekst- og datautvinning i digitalmarkedsdirektivet artikkel 3 og 4. LAION (Large-scale Artificial Intelligence Open Network) er en tysk ideell forskningsorganisasjon som utvikler åpne modeller og datasett for kunstig intelligens. LAION-5B er et datasett som inneholder hyperlenker til bilder og tekstbeskrivelser, brukt til å trene generative KI-modeller (bl.a. Stable Diffusion og Imagen). Dette datasettet var generert gjennom «skraping» av offentlig tilgjengelige bilder på internett og blant bildene var et bilde tatt av fotografen Robert Kneschke. Kneschke krevde midlertidig forføyning mot LAION for å stoppe bruken av et bilde han hadde lisensiert til Bigstockphoto.

I rettens vurdering ble prosessen med opptrening av generativ KI delt i tre trinn; 1) opprettelse og behandling av datasettet, 2) treningen av datasettet i KI-modellen, og 3) den etterfølgende bruken av KI-modellene for å genere nytt innhold. Saken angikk kun det første trinnet - opprettelse og behandling av datasettet. Nedlastingen av bildet, samt det å inkludere det i LAION-5B, ble i seg selv ansett som en eksemplarfremstilling, som ikke kunne anses som en lovlig midlertidig eksemplarfremstilling.

Retten kom likevel til at eksemplarfremstillingen var lovlig. Rettens begrunnelse var at de anså LAIONs aktiviteter som tekst- og datautvinning, som hadde forskningsformål, og var ikke-kommersielle, i tråd med de tyske reglene som gjennomfører digitalmarkedsdirektivet artikkel 3. Retten la dette til grunn selv om datasettet hadde blitt gjort tilgjengelig for kommersiell bruk.

Retten mente videre at siden bildet åpent tilgjengelig på internett av Bigstockphoto, med samtykke fra Kneschke, hadde LAION «lovlig tilgang» til dataene, jf. Digitalmarkedsdirektivet artikkel 3.

Dommen er fra første domsinstans i Tyskland, og har derfor begrenset relevans for rettstilstanden i Norge. Det er også greit å bemerke at saken som nevnt begrenser seg til nedlasting av bildet, og dermed ikke tar stilling til trening av KI-modellen eller etterfølgende bruk for å genere nytt innhold. Det er likevel interessant at denne problemstillingen nå dukker opp i europeiske domstoler, og det er ikke overraskende om tvister mellom KI-selskap og rettighetshaver også vil komme opp i norske domstoler i nær fremtid.

Forretningshemmeligheter og patent

Ny rapport om forretningshemmeligheter

Nylig publiserte Patentstyret en rapport og undersøkelse om behov for tjenester relatert til forretningshemmeligheter i norsk næringsliv. Hensikten med rapporten er å danne et grunnlag for Næring- og fiskeridepartementet som kan brukes til å kartlegge og utrede behovet for slike tjenester. Selv om den ble skrevet for ett år siden, og på samme måte som forretningshemmeligheter, blitt holdt skjult, har den nå altså nå blitt offentliggjort.

Rapporten har følgende hovedfunn:

• Det er et behov for å styrke kompetansen om forretningshemmeligheter i norsk næringsliv. WIPO peker blant annet på at 40% av små og mellomstore bedrifter ikke lærer opp sine ansatte om forretningshemmeligheter.
• Det er en manglende bevisstgjøring om verdien av forretningshemmeligheter, forsvarlig anvendelse og utnyttelse, og om vilkårene for vern.

Det er ikke ukjent at mange konflikter om forretningshemmeligheter oppstår mellom bedrift og arbeidstaker. Tidlig bevisstgjøring om hva som er bedriftens forretningshemmeligheter og arbeidstakerens kunnskap, vil både kunne forhindre og bidra til å løse potensielle tvister. Rapporten viser dessuten at aktørene har begrensede tvisteløsningsmuligheter, annet enn å ta saken til retten. Tidligere kunne man be om en uttalelse fra Næringslivets Konkurranseutvalg, men den muligheten er ikke videreført i ny lov om forretningshemmeligheter. Det gjør tilgangen på kunnskap og ansattes opplæring om forretningshemmeligheter, desto viktigere.

I tillegg blir en rekke spørsmål belyst, som vil kreve en grundig utredning fra departementet. Vi fremhever eksempelet om det skjeve styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Tekna viser blant annet til at arbeidstakeroppfinnelsesloven §§ 4 og 8 i stor grad fravikes i arbeidskontrakter. Bestemmelsen omhandler omfanget til retten til oppfinnelsen som arbeidstaker kan overta, og adgangen til å overta oppfinnelsen etter opphørt arbeidsforhold. Det er også vanlig med NDA og klausuler om forretningshemmeligheter og konkurranseklausuler.

Videre har også følgene tiltak blitt foreslått:

• Etterlysningen av en fleksibel patentsøknadsprosess som inneholder forretningshemmeligheter.
• Et nytt tvisteløsningsorgan i form av nemnd, voldgift, utvalg eller internt i Patentstyret.
• Et nytt digitalt verktøy som kan autentisere innehaver og gi notoritet til eksistensen av forretningshemmeligheter. En uavhengig tredjepart kan ved bruk av verktøyet autentisere hvem som var i besittelse av materialet, identifisere innholdet i materialet entydig, og dokumentere tidspunktet da materialet ble registrert. Et slikt register kan også benyttes til andre immaterielle rettigheter/verdier, som åndsverk.

Rapporten viser at det er et behov for opplæring og veiledning om forretningshemmeligheter. Det vil bidra til å ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakernes hensyn og rettigheter.

Fra arbeidsgivers side kan det også vært lurt å utforme og gjennomgå IP-strategien, inkludert kartlegging, identifisering og verdisetting, samt ha gode "kjøreregler"/retningslinjer for utnyttelse av forretningshemmeligheter.

For arbeidstakers del, bør man i tillegg til opplæringen om forretningshemmeligheter, se nærmere på innholdet i NDA-ene i arbeidskontraktene (typisk konkurranseklausuler og klausuler om forretningshemmelighold), og problemstillingen for hva en rettmessig kan utnytte i annen virksomhet. Dette skillet kan være vanskelig å trekke, men det vil være viktig å påpeke at det finnes et skille og illustrere problematikken med eksempler.

Hvis du lurer på noe, ta gjerne kontakt med Deloitte Advokatfirmas eksperter innen immaterialrett.