Artikkel
Registrering av varemerker – hvor skal man søke?
Deloitte Advokatfirma
Varemerker er gjerne noe av det mest unike en virksomhet har, men å søke om varemerkeregistrering kan imidlertid være tungvint. I denne artikkelen forklarer vi forskjellen mellom de ulike registreringsorganene, kostnadene og en kort innføring i søknadsprosessen.
Varemerker er kjennetegnet til en virksomhet i form av enten en vare eller tjeneste, som gjør at kunder, leverandører, konkurrenter eller andre kan identifisere det aktuelle kjennetegnet til din virksomhet. Dette kan være for eksempel et navn, logo, slagord, tall, farger, lyder eller emballasje.
Beskyttelse av varemerker i Norge reguleres av varemerkeloven og kan oppnås på to måter. Man kan enten oppnå en slik beskyttelse gjennom innarbeidelse av varemerket, eller ved registrering av varemerket til Patentstyret. I begge tilfeller gir beskyttelsen innehaveren en enerett til å bruke varemerket, som igjen avskjærer andre virksomheter eller andre fra å bruke det uten tillatelse fra rettighetshaveren. Terskelen for innarbeidelse kan imidlertid være høy og i tillegg er det ingen automatikk i at beskyttelsen gjelder på nasjonalt nivå, da det kan også bare strekker seg til visse områder i Norge. Det kan derfor være hensiktsmessig å søke om registrering av varemerket for å sikre seg nasjonal beskyttelse av dette. Dersom man ønsker internasjonal beskyttelse, bør det også merkes at ikke alle land gir varemerkebeskyttelse på bakgrunn av innarbeidelse, som igjen taler for at man bør søke om registrering.
Registreringen påvirker varemerkebeskyttelsens omfang
Hvor man søker om registrering har påvirkning for hvilken jurisdiksjon varemerket får beskyttelse for. Ved søknad til Patentstyret, strekker enerettens beskyttelse seg kun nasjonalt og gjelder følgelig bare i Norge. Ønsker virksomheten varemerkebeskyttelse utover Norges grenser kan dette oppnås gjennom regionale og/eller internasjonale søknadsordninger. For norske virksomheter er de mest aktuelle ordningene registrering på EU-nivå via European Union Intellectual Property Office (EUIPO) eller registrering på internasjonalt nivå under Madridprotokollen (WIPO).
Å søke om varemerkeregistrering kan imidlertid være noe omfattende og her gjelder det å ha tunga rett i munnen. Vi vil i det følgende forklare hva som er forskjellen mellom de ulike registreringsorganene, kostnader ved registreringen, og en kort innføring i søknadsprosessen.
Patentstyret
I Norge er det Patentstyret som behandler søknader og gir rettigheter til patent, varemerke og design, både for norsk og utenlandsk næringsliv. Registreringen gir beskyttelse av varemerket i hele Norge.
Søknad om beskyttelse av varemerke inngis som regel via Altinn, men kan også skje via e-post.
Ved godkjent registrering varer varemerkebeskyttelsen i 10 år fra søknadsdatoen. Man kan fornye registreringen hvert tiende år et ubegrenset antall ganger mot en fornyelsesavgift, som igjen avhenger av antall klasser man har registrert for.
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
For EU-landene gjelder et felles regelverk ved registrering av varemerker – varemerkedirektivet, som store deler av varemerkeloven baserer seg på. På bakgrunn av EØS-avtalen, vil det være mulig for norske selskaper å søke om beskyttelse av varemerker også innenfor EU.
Dersom man ønsker beskyttelse innenfor EU, kan man sende inn en varemerkesøknad til EUIPO. Dette er EUs varemerkemyndighet, som gjør at man kan oppnå varemerkebeskyttelse i alle 28 medlemsland ved å kun sende én søknad. Søknaden kan sendes per post til EUIPO i Spania, men for de fleste er nok det enkleste å gå via EUIPOs egne hjemmesider ved at man oppretter en bruker og sender inn en søknad.
Det er viktig å være oppmerksom på at eiere av både nasjonale registreringer i de enkelte land, og eiere av EU-registreringer, kan komme med innsigelser mot søknaden. Hvis innsigelsen blir tatt til følge i ett land, faller registreringen i alle EU-landene. I slike tilfeller er det likevel en fordel at man kan omgjøre søknaden om EU-varemerke til nasjonale søknader i de enkelte EU-land. Dette kan igjen være kostnadsbesparende fremfor å sende søknad til det enkelte land.
Til slutt gjøres det oppmerksom på at dersom registreringen aksepteres, oppstilles det krav om at man bruker varemerket i EU, som innebærer bruk i minst ett av medlemslandene for å opprettholde beskyttelsen av varemerket. Det er følgelig ikke tilstrekkelig å bare bruke varemerket i Norge for å opprettholde beskyttelsen i EU.
World Intellectual Property Organization (WIPO)
Gjennom Madridprotokollen er det opprettet et internasjonalt system for å oppnå varemerkebeskyttelse gjennom én søknad til WIPO, som gjør at man på effektiv måte kan oppnå varemerkebeskyttelse i flere land uten å måtte sende individuelle søknader. Til forskjell fra en EUIPO-søknad, er det slik at man ved WIPO-søknaden velger ut spesifikke land som man ønsker beskyttelse for. Man oppnår følgelig ikke beskyttelse i alle medlemsland, som man gjør ved EUIPO. Søknaden rettes i stedet mot de aktuelle landene man ønsker registrering i som er del av protokollen, som per i dag har 193 medlemsland. En oversikt over alle medlemslandene finner du her.
Søknad om internasjonal registrering inngis først til Patentstyret, som deretter videresender søknaden til WIPO. Det kan være greit å merke seg at den internasjonale registreringen er avhengig av den nasjonale basissøknaden. Det betyr at hvis den norske søknaden ikke blir innvilget, vil også den internasjonale registreringen bli slettet. Det kan derfor lønne seg å vente til den norske søknaden er ferdig behandlet før det sendes inn en internasjonal søknad.
Fordelene med en felles søknad til WIPO er at kostnadene som regel blir lavere sammenlignet med separate søknader, da man slipper å forholde seg til hvert lands myndigheter og følgelig unngå mulig behov for lokal juridisk bistand. I tillegg oppstiller protokollen strenge tidskrav, som gjør at søknadene som oftest går raskere enn de ville gjort ved lokale søknader.
Ulempene med WIPO-registreringen er at man kan risikere at hele søknaden faller dersom man slutter å bruke varemerket i hjemlandet sitt. I slike tilfeller kan man omgjøre søknadene til nasjonale søknader mot lokale gebyrer.
Det er i tillegg viktig å være oppmerksom på reglene som gjelder for bruk og opprettholdelse av varemerket som gjelder i de ulike land, for å unngå at søknaden eller beskyttelsen i det enkelte land faller.
Virksomheten bør ha en plan
Hvorvidt man skal bare søke om varemerkebeskyttelse for Patentstyret eller om man også skal søke for EUIPO eller til andre land gjennom WIPO beror på den enkelte virksomhets ambisjoner og strategi. For noen kan det være aktuelt å bare søke i Norge, mens for andre kan det ha stor forretningsmessig verdi eller være strategisk å oppnå beskyttelse også i andre land. Det er derfor viktig å legge en strategi for de kjennetegnene man ønsker beskyttelse for, herunder en plan om hvordan, hvor og når disse skal beskyttes.
Videre kan det være aktuelt å foreta forhåndsvurdering av varemerket og muligheter for om det i det hele tatt kan registreres før man utarbeider en søknad. I dette ligger en vurdering av blant annet om det foreligger noen utfordringer ved registreringen, samt hvilke konsekvenser dette kan medføre for egen varemerkestrategi. En slik forhåndsvurdering kan spare virksomheten for store utgifter knyttet til søknader om registreringer, dersom risikoen for registrering er lav.
Kontakt oss
Deloitte har lang erfaring med varemerkesøknader både i Norge, samt for EUIPO og WIPO. Vi kan bistå deg i hele søknadsprosessen. Skal du registrere et varemerke, bistår Deloitte deg med å
- Gjennomføre en analyse av virksomheten og bistå med strategiske valg.
- Foreta en forhåndsvurdering av om varemerket i det hele tatt kan registreres, herunder undersøke eventuelle risikoer eller utfordringer ved å få registrert varemerket før søknaden inngis.
- Levere inn og følge opp varemerkesøknaden.
- Følge opp og ivareta beskyttelsen etter registreringen.
- Håndtere mothold fra Patentstyret, EUIPO eller WIPO, blant annet dersom det oppstår innsigelser, eller er gitt realitetsuttalelser om fare for forveksling eller ikke funnet varemerkerettslig særpreg.
Deloitte Advokatfirma
Som et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer er Deloitte Advokatfirma en foretrukken rådgiver innen alle områder for forretningsjuss.
Meld deg på vårt nyhetsbrevetHva koster det å registrere et varemerke?
Utarbeidelse og innlevering av varemerkesøknad i Norge
- Deloittes salær for bistand: NOK 6 000 (eks. mva)
- Patentstyrets søknadsavgift: NOK 2 900
- Patentstyrets tilleggsavgift utover tre klasser: NOK 750 per klasse
Utarbeidelse og innlevering av varemerkesøknad i EU
- Deloittes salær for bistand: NOK 7 500 (eks. mva.)
- EUIPOs søknadsavgift: EUR 850 / 1000*
- EUIPOs tilleggsavgift for klasse nr. 2: EUR 50
- EUIPOs tilleggsavgift utover to klasser: EUR 150 per klasse
* Søknadsavgiften er avhengig av om man inngir søknad online eller i papirform.
Utarbeidelse og innlevering av internasjonal varemerkesøknad i WIPO
- Deloittes salær for bistand: NOK 8 500 (eks. mva.)
- Patentstyrets oversendelsesgebyr: NOK 800
- WIPOs søknadsavgift: CHF 653 / 903*
- I tillegg kommer søknadsavgift for det enkelte land man søker for.
*Prisene vil variere avhengig av antall vare- og tjenesteklasser søknaden omfatter.
Prisene angitt for Patentstyret, EUIPO og WIPO er gjeldende per november 2020. Det tas forbehold om at disse kan endre seg, og det er de til enhver tid gjeldende satser som gjelder.
Registrering i EUIPO og WIPO forutsetter registrering i Norge via Patentstyret. De angitte salærene inkluderer bistand i forbindelse med utarbeidelse og innlevering av søknad for registrering av ett varemerke inntil tre klasser. Registrering utover tre klasser vil bli fakturert etter medgått tid dersom dette overstiger den angitte fastprisen. Forhåndsvurderinger av et varemerke, oppfølging av søknaden i etterkant av innlevering, for eksempel ved mothold fra den aktuelle registreringsmyndigheten, og eventuell fornyelse faller utenfor fastprisen og vil bli fakturert etter medgått tid.