Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej dot. znaków towarowych

Analizy

Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej dot. znaków towarowych

Alert prawny: 2/2019 | 21 lutego 2019 r.

20 lutego 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej. Celem tej nowelizacji jest implementacja do prawa polskiego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Nowe przepisy wejdą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia ustawy zmieniającej.

Prawo własności przemysłowej

Zmiana definicji znaku towarowego

Najczęściej podkreślaną zmianą jest zmiana definicji znaku towarowego poprzez usunięcie wymogu graficznej przedstawialności znaku towarowego. Zmiana ta zrównuje definicję krajowego znaku towarowego z definicją znaku towarowego Unii Europejskiej uregulowaną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

Do tej pory, na gruncie polskich przepisów, znakiem towarowym mogło być każde oznaczenie, które można było przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadawało się ono do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstw. W nowym brzmieniu przepisu art. 120 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej („PWP”), znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Podstawowym zamysłem unijnego prawodawcy przy zmianie definicji znaku towarowego było ułatwienie rejestracji tzw. „nietradycyjnych” znaków towarowych, takich jak dźwięk, kolor, hologram, a w teorii także zapach czy smak. Dotychczas, ze względu na obowiązek zaprezentowania znaku w formie graficznej, skuteczna rejestracja niekonwencjonalnych znaków towarowych w ramach krajowej procedury była szczególnie trudna. Urząd Patentowy RP udzielił co prawda ochrony m.in. na hejnał odgrywany z wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie (R-238511), wygląd stacji benzynowej (R-151457) oraz kolor pomarańczowy (R-376006). Przykłady te stanowią jednak raczej wyjątki od zasady.

Niemniej jednak, o ile – na gruncie zmienionych przepisów – formalnie usunięty został wymóg graficznej przedstawialności znaku towarowego, czyli możliwości jego wizualnej percepcji, o tyle ciężar dla nietradycyjnych znaków towarowych przeniesiony został na konieczność przedstawienia takiego znaku w rejestrze w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony. Wymogu tego nie można czytać w oderwaniu od pkt 13 dyrektywy 2015/2436, zgodnie z którym znak towarowy musi być możliwy do przedstawienia w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny. Należy wskazać, że przesłanki te zostały bezpośrednio zaczerpnięte z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-273/00 (Sieckmann vs. Deutsches Patent und Markenamt).
 

O ile zatem formalna przeszkoda w postaci graficznej przedstawialności zniknęła z przepisów PWP, o tyle nadal problemem przy rejestracji nietypowych znaków towarowych może być wymóg przedstawienia znaku w rejestrze w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony.

Paweł Woronowicz, Senior Associate, Adwokat, Deloitte Legal

Zmiany w katalogu oznaczeń, na które nie udziela się ochrony

Dotychczas nie podlegały rejestracji oznaczenia przestrzenne stanowiące wyłącznie kształt towaru (uwarunkowany wyłącznie jego naturą, niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększający znacznie wartość towaru). Nowelizacja wprowadza inne brzmienie tego wyłączenia. Rejestracji nie będą podlegały oznaczenia składające się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru. Nadal nie będzie więc całkowicie wykluczone zarejestrowanie oznaczenia przestrzennego, przy czym badany będzie nie tylko sam kształt oznaczenia, ale również jego inne właściwości oraz to, na ile wynikają one z charakteru towaru jako takiego.

Ułatwienia w kwestii przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 153 ust. 3-6 PWP, prawo ochronne na znak towarowy przedłuża się na dalszy okres 10 lat pod warunkiem uiszczenia opłaty za dalszy okres ochronny. Oznacza to, że dla przedłużenia prawa ochronnego wystarczy dokonanie odpowiedniej opłaty. Nie trzeba zatem – tak jak to było w poprzednim stanie prawnym – przeprowadzać sformalizowanej procedury w ramach, której należało każdorazowo złożyć do Urzędu pismo z wnioskiem o przedłużenie prawa ochronnego, którego pozytywne rozpatrzenie (zależne w zasadzie wyłącznie od uiszczenia odpowiedniej opłaty za ten kolejny okres ochrony) wymagało wydania przez Urząd decyzji. Dodatkowo, zgodnie z nowo dodanym art. 224 ust. 21 PWP Urząd Patentowy będzie informował uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony.

Nowelizacja zmniejsza zatem zbędny formalizm oraz ułatwia i przyspiesza procedurę przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy, co zdecydowanie należy ocenić na plus.

Mimo wszystko, uprawnieni powinni nadal sami kontrolować terminy wygaśnięcia praw ochronnych na swoje znaki towarowe, gdyż zgodnie z art. 224 ust. 23 PWP nieotrzymanie przez uprawnionego informacji od Urzędu o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty nie wpływa w żaden sposób na termin wygaśnięcia prawa ochronnego. Innymi słowy, uprawniony, który nie uiści w terminie opłaty za kolejny okres ochrony nie będzie mógł się powoływać na fakt, że nie otrzymał od Urzędu powiadomienia o zbliżającym się terminie zapłaty.

Agnieszka Oleszczuk-Sowa, Managing Associate, Radca prawny, Deloitte Legal

Warte odnotowania jest także to, iż przepisy PWP po nowelizacji nie wskazują, że opłata za dalszy okres ochrony musi zostać dokonana przez uprawnionego. W poprzednim stanie prawnym, wniosek o przedłużenie prawa ochronnego mógł zostać złożony wyłącznie przez uprawnionego, co wyraźnie wynikało z przepisu art. 153 ust. 3 PWP. Czy oznacza to, że w obecnym stanie prawnym każdy może dokonać opłaty za przedłużenie prawa ochronnego ze skutkiem dla uprawnionego? Niekoniecznie, zgodnie bowiem z nowym brzmieniem art. 153 ust. 4 PWP, Urząd Patentowy może wezwać wpłacającego do złożenia wyjaśnień m.in. co do uprawnienia do wniesienia opłaty.

Kto, oprócz samego „właściciela” znaku towarowego, będzie takim uprawnionym, tego przepisy nie wyjaśniają. Można jednak rozważyć, czy pominięcie w przepisie regulującym przedłużanie prawa ochronnego na znak towarowy wymogu osobistego uiszczania opłaty przez uprawnionego nie stanowi otwarcia furtki dla dokonywania stosownych opłat za przedłużenie np. przez licencjobiorców czy zastawników, którzy mają w tym istotny interes faktyczny a podstawę prawną w odpowiednich postanowieniach zawartej umowy licencyjnej albo zastawniczej.

Paweł Woronowicz, Senior Associate, Adwokat, Deloitte Legal

Zwiększenie uprawnień licencjobiorcy w kwestii ochrony naruszonego prawa ochronnego na znak towarowy

Przed nowelizacją, z roszczeniami z tytułu naruszenia praw ochronnych na znak towarowy mógł wystąpić – oprócz samego uprawnionego – tylko licencjobiorca wyłączny i to jedynie wtedy, gdy został on ujawniony w rejestrze znaków towarowych. Licencjobiorcy niewyłącznemu, jak i licencjobiorcy wyłącznemu nieujawnionemu w rejestrze znaków towarowych nie przysługiwało w stosunku do naruszyciela praktycznie żadne roszczenie; mogli oni ewentualnie próbować wymóc na licencjodawcy (jeżeli był nim uprawniony) podjęcie stosownych działań przeciwko naruszycielowi. Jedyną możliwością działania przez samego licencjobiorcę było uzyskanie od licencjodawcy stosownego pełnomocnictwa procesowego. Oznaczało to jednak, że w takim wypadku licencjobiorca działał w imieniu licencjodawcy a nie własnym, a potencjalne kwoty odszkodowania czy zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści zasądzane były na rzecz licencjodawcy.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 163 ust. 11 PWP, o ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wyłącznie za zgodą uprawnionego z tego prawa. O ile nadal dla wystąpienia przez licencjobiorcę niewyłącznego przeciwko naruszycielowi praw ochronnych na znak towarowy wymagana jest zgoda uprawnionego do znaku towarowego, o tyle wydaje się, że w wypadku uzyskania takiej zgody, licencjobiorca niewyłączny może występować z roszczeniami we własnym imieniu.

Zmiany dotknęły także uprawnień licencjobiorcy wyłącznego, który – zgodnie z art. 163 ust. 11 PWP – może wystąpić z powództwem przeciwko naruszycielowi praw ochronnych na znak towarowy, jeżeli uprawniony z prawa ochronnego (licencjodawca), pomimo wezwania, nie wystąpi w stosownym terminie z powództwem o naruszenie. Jak widać zmiany w zakresie uprawnień licencjobiorcy wyłącznego są istotne. Po pierwsze odpadł wymóg ujawnienia licencjobiorcy wyłącznego w rejestrze znaków towarowych jako przesłanka jego legitymacji czynnej przy dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Nie jest do końca jasne, czy przedmiotowe uprawnienie licencjobiorcy wyłącznego może zostać wyłączone na mocy umowy licencyjnej – redakcja art. 163 ust. 11 PWP nie jest w tej kwestii jednoznaczna.

W poprzednim stanie prawnym, licencjobiorca wyłączny ujawniony w rejestrze znaków towarowych, jeżeli umowa licencyjna nie stanowiła inaczej, nie musiał zważać na poczynania licencjodawcy w stosunku do naruszyciela, decydując się na wystąpienie z roszczeniem z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Nowelizując art. 163 PWP ustawodawca dał natomiast uprawnionemu (licencjodawcy) pierwszeństwo w dochodzeniu praw z tytułu naruszenia prawa ochronnego. Wyraża się ono w tym, że licencjobiorca wyłączny ma prawo wystąpić z powództwem przeciwko naruszycielowi dopiero po bezskutecznym upływie stosownego terminu wyznaczonego uprawnionemu (licencjodawcy) przez licencjobiorcę wyłącznego do wystąpienia z powództwem przeciwko naruszycielowi.
 

1 Zgodnie z tym przepisem „(…) Państwa Członkowskie zapewniają też właścicielom możliwość składania wniosku o zakaz wobec pośredników, z usług których korzysta strona trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej, bez uszczerbku dla postanowień art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29/WE”.

Dodatkowe roszczenia uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy w razie naruszenia jego praw

Znowelizowane przepisy PWP przewidują zwiększenie ochrony uprawnionych, których prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone.

Nowe przepisy wprost adresują kwestię podrabiania towarów i dodatkowych roszczeń zabezpieczających uprawnionego przed naruszeniem jego praw. Nowelizacja w szczególny sposób reguluje kwestię opakowań, etykiet, metek, elementów produktu, jego zabezpieczenia lub weryfikacji autentyczności, na których umieszczony jest znak towarowy, a które mogłyby być użyte w odniesieniu do towarów w sposób naruszający prawo ochronne na znak towarowy. Jeśli więc zachodzi ryzyko używania takich przedmiotów, które skutkowałoby naruszeniem praw do znaku towarowego, uprawniony będzie mógł zakazać umieszczania oznaczenia identycznego lub podobnego do chronionego znaku towarowego na takich opakowaniach, etykietach, metkach, elementach produktu lub zabezpieczeniach. Będzie mógł on także zakazać oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub składowania takich przedmiotów. Niezależnie od nowych uprawnień, możliwe będzie również skorzystanie na dotychczasowych zasadach z roszczeń przysługujących w razie dokonanego już naruszenia praw na znak towarowy: żądania zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści lub – w przypadku zawinionego naruszenia – odszkodowania.
 

Dodatkowym uprawnieniem w walce z handlem podrobionymi towarami będzie również możliwość zakazania osobom trzecim wprowadzania w ramach działalności gospodarczej na terytorium Polski do obrotu towarów, które pochodzą z państw trzecich i bez zezwolenia uprawnionego zostały opatrzone znakiem towarowym identycznym lub którego nie można odróżnić pod względem jego istotnych cech od użytego znaku towarowego.

Agnieszka Oleszczuk-Sowa, Managing Associate, Radca prawny, Deloitte Legal

Zwiększenie kręgu podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie praw ochronnych na znak towarowy

W stanie prawnym sprzed nowelizacji, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy mógł wystąpić z roszczeniami z tytułu naruszenia tego prawa przeciwko dwóm pomiotom:

1) bezpośredniemu naruszycielowi; jak i

2) osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego, bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku.

Na mocy nowelizacji PWP ustawodawca rozszerzył ten krąg o trzeci podmiot, mianowicie o osobę, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego.

W uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy prawo własności przemysłowej można przeczytać, że nowelizacja art. 296 ust. 3 PWP wynika z potrzeby dostosowania prawa polskiego do wytycznych wynikających z wyroku TSUE z 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15. W orzeczeniu tym TSUE stwierdził, że art. 11 zdanie 3 dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że zakresem pojęcia pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia do naruszenia prawa własności intelektualnej, objęty jest m.in. dzierżawca hal targowych, który poddzierżawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których to podmiotów niektóre wykorzystują swe miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych. Ponadto, Trybunał zważył także, że Artykuł 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, że warunki, którym podlega nakaz, w rozumieniu tego przepisu, skierowany wobec pośrednika świadczącego usługę dzierżawy stanowisk handlowych w halach targowych, są identyczne z warunkami odnoszącymi się do nakazów, które mogą być skierowane do pośredników na rynku elektronicznym online, określonymi przez Trybunał w wyroku z 12 lipca 2011 r. (C 324/09). Oznacza to, że nakazy te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, a ponadto nie mogą tworzyć ograniczeń w handlu prowadzonym zgodnie z prawem.

Zgodnie z ostatnim zdaniem znowelizowanego art. 296 ust. 3 PWP, „przepis stosuje się bez uszczerbku dla art. 12-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną”. W praktyce oznacza to, że w zasadzie rozszerzenie kręgu podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy nie ma wielkiego wpływu na odpowiedzialność pośredników internetowych, których platformy są bardzo często wykorzystywane do naruszania praw własności intelektualnej, w tym prawa ochronnego na znak towarowy (np. poprzez sprzedaż podróbek). Pośrednicy ci nadal będą mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy po bezskutecznym przejściu tzw. procedury „notice and take down”, czyli dopiero gdy pomimo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych przez nich danych nie uniemożliwią do nich dostępu.

Rozszerzenie kręgu podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy obejmie natomiast bezpośrednio wszelkie inne niż internetowi pośrednicy podmioty, z których usług korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego.

Pojęcie to jest niezwykle szerokie i teoretycznie może obejmować także np. kuriera czy Pocztę Polską dostarczających przesyłkę z podrobionym towarem. Dopiero orzecznictwo pokaże, gdzie znajduje się granica odpowiedzialności pośredników za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Niemniej jednak tak daleko idącą niepewność prawa należy ocenić zdecydowanie negatywnie.

Paweł Woronowicz, Senior Associate, Adwokat, Deloitte Legal

Ponadto, oprócz użycia niedookreślonego pojęcia „podmiotu, z którego usług korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego”, nowelizacji można także zarzucić niewłaściwe uwzględnienie w polskim porządku prawnym wytycznych TSUE ze wskazanego wyżej wyroku C-494/15. Zarówno art. 11 Dyrektywy 2004/48/WE, jak i art. 8 ust. 3 Dyrektywy 2001/29 w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, mówią o „nakazie” nałożonym przez sąd na pośrednika, który należy rozumieć, jako zobowiązanie pośrednika do zaprzestania naruszeń praw własności intelektualnej przez użytkowników jego platformy, jak i do zapobieżenia nowym naruszeniom tego rodzaju (jak wskazał TSUE w wyroku C-494/15). Zamysłem prawodawcy unijnego ani Trybunału nie było wyposażenie uprawnionego przeciwko pośrednikowi w cały arsenał roszczeń, który przysługuje mu przeciwko bezpośredniemu naruszycielowi. Nowy art. 296 ust. 3 PWP przyznaje natomiast uprawnionemu wszystkie roszczenia opisane w ust. 1 tego przepisu, w tym odszkodowawcze, także przeciwko pośrednikowi. O ile rozwiązanie takie na pewno jest korzystne dla uprawnionego, którego prawa są naruszane, o tyle proporcjonalność tych środków i ich ingerencja w prawa i wolności pośredników mogą budzić zastrzeżenia natury konstytucyjnej.

 

Autorzy: Agnieszka Oleszczuk-Sowa, Paweł Woronowicz, Magdalena Magda

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal

Czy ta strona była pomocna?